匯業律師近期接手了不少涉外商品出口涉及侵犯商標權被海關查扣的案子，涉及到一些特殊法律風險。相關案件雖然已經達成和解了，貨物已經解扣，但案件處理過程中，不少外貿加工企業都有類似的困惑，例如“我加工的貨物貼上老外給的商標，怎么就侵權被扣了？”因此，我們有必要結合目前的司法實踐處理精神，對“定牌加工”所產生的法律風險問題進行相應地梳理和總結。




一、案件基本情況

在類似“定牌加工”出口侵權糾紛案件中，客戶往往是外貿加工企業，承接外國產品加工業務。即接受國外公司的訂單，按照國外公司的要求生產加工產品，在生產過程中貼上國外公司提供的商標，隨后將產品全部交付給國外公司。

舉個例子，“yaoxin”是國外A公司某類別的商標，但是在中國沒注冊。B公司在2020年在中國某類別注冊“yaoxin”商標，取得商標注冊證。為了保護其所擁有的合法權益，B公司向海關總署辦理知識產權保護備案。C公司接受A公司的訂單，在該類別領域生產加工了產品并貼附了“yaoxin”的商標。在出口的時候，該批貨物可能會被依申請扣留或者依職權調查處理。即貨物被扣留，無法出口。

二、“定牌加工”侵權原因及后果

正常情況下，如果擁有某商標的公司在中國境內且生產貨物類別注冊了相應的商標，則不存在任何問題。但是，實踐中可能出現某些商標爭議問題，例如從來就沒關注商標方面的問題就突然侵權了；國外公司的商標在中國境內被搶注了；或者國外公司所擁有的商標是侵犯國內商標權等等一些情況。在這樣的情況下，在中國境內注冊某些商標的權利人對某些標識取得商標權。

根據《海關總署關于<知識產權海關保護條例>實施辦法規定》解釋，依申請扣留是商標權利人發現侵權嫌疑貨物即將進出口并要求海關予以扣留。依職權調查處理即海關對進出口貨物實施監管，發現進出口貨物涉及在海關總署備案的知識產權其進出口或者制造商使用有關知識產權的情況為在海關總署備案的，可以要求收發貨人在規定期限內申報貨物的知識產權狀況和提交相應的證明文件。海關認為貨物涉嫌侵犯在海關總署備案的知識產權的，海關應當中止放行貨物并書面通知知識產權權利人。

實踐中，大多是在查驗的過程中發現被查商品涉嫌侵犯備案的商標，暫扣貨物移送法制科進行處理。隨后通知權利人確認是否侵權，權利人三個工作日內予以答復，如果確認侵權，權利人則繳納保證金，海關隨后正式扣留貨物。

一旦被海關查扣，移送法制科立案處理，則需要時間進行處理，通常耗費長達數月甚至半年以上也有可能。貨物如果本身不宜儲存，本身損耗也有一定的影響。存儲地點為海關指定的倉庫稱為海關監管保稅區，倉儲費日積月累數據很驚人。另外，長時間占用集裝箱，進而產生大量的集裝箱超期使用費。自疫情以來，集裝箱、船舶倉位高價難求，也是一筆不小數字。由于貨物被扣留海關，無法在限定時間完成向國外公司交付貨物義務，可能產生一定的違約損失。甚至，貨物確認侵權，賠償權利人和面臨海關行政處罰，對于發貨人的外貿加工企業來說都是面臨毀滅性的嚴重后果。

三、“定牌加工”出口侵權如何破局？

實踐中存在大量的“定牌加工”的業務形態，而境外商標被搶注進而導致“定牌加工”被認定疑似侵權而無法順利出口的現象。外貿加工企業明明是按照外國公司的要求生產產品，貨物被扣了，無法出口，該如何處理？

（一）與權利人進行和解或者取得授權

和解或者授權，也即意味著向權利人妥協，外貿加工企業通過與商標權利人進行協商，雙方取得和解，權利人允許放行貨物或者授權外貿加工企業使用某商標，進而出口相應的貨物。和解或者授權對于貨物的放行速度來說，無疑是最快的。海關不審核貨物是否實際侵權，只要雙方意思表示一致，意思表示自由即可。在和解或授權的情況下，需要商標權利人主動聯系海關法制科工作人員，進而按照海關法制科的要求發送公函即可。海關法制科結案，出具工作聯系單，聯系通關科放行貨物。

（二）證明被查扣貨物是“定牌加工”產品

在實踐中，并不是所有涉及商標侵權被扣貨物都能夠通過和解或者授權解決問題，那么則需要證明被查扣貨物是“定牌加工”產品。通過處理案件所獲得的信息以及檢索案例，滿足“定牌加工”進而海關放行貨物需要滿足以下條件：

1. 被查驗產品在國外擁有商標權

被查驗產品在國外注冊成功擁有商標權，對其注冊的商標享有合法的獨占權利是證明定牌加工的基礎。如果加工貼牌的產品國外公司沒有商標權，就無法授權國內工廠使用。因此，需要找尋證據證明國外公司擁有商標權。

2. 被查驗產品在國內加工，已經取得國外公司授權

在國外公司擁有商標權的基礎上，授權國內工廠加工生產。因此，需要明確授權目的和期限，授權目的即授權工廠生產，加工，貼附標識。期限需要涵蓋本票貨物出運的時間，明確此票貨物貼附某商標是在授權期限范圍內。此外，貼附的商標標識需與被授權加工的標識一致。

3. 被查驗產品不構成商標法上的使用和識別意義

商標侵權的主要判定標準之一，即侵權商標發揮出商標的識別功能，使得我國的相關公眾將貼附該標志的產品與商標權利人生產的商品產生混淆和誤認的可能性，進而造成權利人損失。但是“定牌加工”產品則未產生商標法上的使用和識別功能。定牌加工的產品生產目的即是發往國外，在中國境內沒有銷售。國內大眾并未接觸購買該加工生產的產品，所以不會產生誤認。貼附某商標在中國境內僅屬于貼附行為，為境外的享有商標專用權的國外公司使用該商標提供了必要的技術條件，在中國境內不具有識別商品來源的功能。因此出口產品貼附標志的行為不能認定為商標意義上的使用行為。

綜上，為證明被查扣產品在中國境內僅是“定牌加工”產品，則需要提供以上的材料給海關。此外，由于國外公司注冊商標的情況和授權國內公司使用屬于域外證據，需要經過公證認證和翻譯，由此也需要花費一定的時間成本。

四、定牌加工案件仍需個案具體分析

雖然在我國關于涉外定牌加工案件形成一定的司法審判傾向，即“對于境外委托方在目的國擁有正當合法的商標權，產品全部出口該目的國，我國境內加工方已經盡到必要、合理審查注意義務的，原則上可以認定境內加工方的生產加工行為不構成侵犯商標。”但是在實踐中也越來越多的案件結果依舊是根據案件事實具體問題具體分析。

隨著全球化發展迅猛，定牌加工認定是否侵權也不再是只要涉及“定牌加工”就可以簡單的認定為不侵權，例如在再審申請人本田技研工業株式會社與被申請人重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝集團有限公司侵害商標權糾紛案（以下簡稱“本田”商標侵權糾紛案）【（2019）最高法民再138號】中，最高人民法院指出，人民法院審理涉及涉外定牌加工的商標侵權糾紛案件，要遵循商標法上商標侵權判斷的基本規則，不能把涉外定牌加工方式簡單地固化為不侵害商標權的除外情形。

五、結語

目前，在新冠疫情后期的國際經濟衰退的大環境影響下，外貿生產加工企業的確生存艱難，面臨著諸多難題。在如此環境下，風險意識尤為突出，加工出口的產品一但被認定侵權，即使最終能順利達成和解或讓海關結案放行，但由于處理案件周期長，海關扣押會產生額外的超期費和滯箱費，且有交貨違約的法律風險，進而帶來各種損失，影響企業的進一步生存和發展。

有鑒于此，對于外貿加工企業來說，在承接國外業務時需要審慎接單，在商標局網站檢索相同或者類似的在先商標，如果存在可能侵權的風險，則需要權衡風險利弊。在接受訂單時，需要確保自己的加工行為完全符合涉外定牌加工的要求，才能保證貨物的順利報關出口和出運